Im Falle einer rechtswidrigen Nutzung einer fremden Marke steht dem Markeninhaber grundsätzlich neben einem Unterlassungs- und Auskunftsanspruch auch ein Schadensersatzanspruch zu, wenn dem Verletzer ein Verschulden zur Last gelegt werden kann.
Den Schaden kann der Markeninhaber auf dreierlei Weise mittels der sogenannten dreifachen Schadensberechnung ermitteln. Er kann den tatsächlich entstandenen Schaden einschließlich des entgangenen Gewinns, den von dem Verletzer erzielten Gewinn oder eine fiktive Lizenzgebühr verlangen.
Das OLG Düsseldorf (Urteil vom 19.11.2020 – 20 U 152/16) hat nun entschieden, dass ein Schadensersatzanspruch ausscheidet, wenn die Nutzung der Marke ausschließlich unentgeltlich angeboten wird.
Sachverhalt
Die Klägerin gibt das bundesweit erscheinende Magazin „ÖKO-TEST“ heraus und ist Inhaberin verschiedener Marken für das ÖKO-TEST-Label. Für getestete Produkte bietet die Klägerin den Herstellern den Abschluss eines Lizenzvertrags zur unentgeltlichen Nutzung des ÖKO-TEST-Labels an.
Eine von der Beklagten hergestellte Zahncreme wurde in einem Warentest der Klägerin mit „sehr gut“ bewertet. Die Parteien schlossen daraufhin einen Lizenzvertrag, der der Beklagten die unentgeltliche Nutzung eines bestimmten ÖKO-TEST-Labels gestattete. In der Folge nutzte die Beklagte ein anderes ÖKO-TEST-Label für eine Zahncreme, die unter einer anderen Bezeichnung vertrieben wurde und warb hierfür mit dem Testergebnis.
Entscheidung
Das OLG Düsseldorf gab der auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz gerichteten Klage nur teilweise statt.
Die Rechtswidrigkeit der Nutzung des ÖKO-TEST-Labels begründete das OLG mit der Bekanntheit der Marke und der unlauteren Ausnutzung des guten Rufs durch die Beklagte.
Einen Schadensersatzanspruch, der im Wege einer Lizenzanalogie geltend gemacht wurde, hat das OLG jedoch abgelehnt. Zur Begründung führte das Gericht aus, dass ein Schadensersatzanspruch – unabhängig von der Möglichkeit der dreifachen Schadensberechnung – voraussetze, der Rechteinhaber erleide eine Vermögenseinbuße. In Fällen, in denen der Rechteinhaber für alle denkbaren Nutzungen eine unentgeltliche Lizensierung anbiete und damit auf die monetäre Verwertung des Ausschließlichkeitsrechts verzichte, fehle es an einer solchen Vermögenseinbuße. Die verschiedenen Berechnungsmethoden der dreifachen Schadensberechnung dienten nur der Bezifferung der Vermögenseinbuße des Verletzten. Im Besonderen wies das OLG darauf hin, dass auch eine fiktive Lizenzgebühr nicht als Schaden anzusetzen sei. Diese Berechnungsmethode basiere schließlich gerade auf dem Gedanken, redliche Parteien würden für die Nutzung eine Lizenzgebühr vereinbaren. Verzichte aber der Rechteinhaber auf eine kommerzielle Nutzung seines Rechts, könne auch die fiktive Lizenzgebühr nur mit Null bewertet werden.
Fazit
Nach der Entscheidung des OLG Düsseldorf können Schadensersatzansprüche nicht geltend gemacht werden, wenn die eigenen Rechte kostenlos Dritten zur Verfügung gestellt werden. Das Urteil deutet an, dass dies nur dann gilt, wenn alle denkbaren Nutzungen zur unentgeltlichen Lizensierung angeboten werden. Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Rechtsprechung auf Fälle übertragbar ist, in denen nur bestimmte Nutzungen unentgeltlich angeboten werden. Hier dürfte es sachgerecht sein, danach zu unterscheiden, ob die jeweilige Verletzungshandlung eine solche zur unentgeltlichen Lizensierung angebotene Nutzung darstellt oder nicht.
